Comenzamos el año asumiendo importantes y nuevos retos, entre ellos la implementación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad marcaria.
Estos procedimientos son consecuencia de la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas regulada en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, en la que concretamente en su artículo 45.1 se estable lo siguiente:
“Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca”.
De este modo, se impone la necesidad de implantar estos procedimientos por la vía administrativa en todos los países de la Unión Europea, siendo en España a través del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, donde en su disposición final séptima establece la entrada en vigor de estos procedimientos a partir del 14 de enero de este año 2023, y mediante el que se modifica la Ley de marcas vigente 17/2001 incluyendo la regulación de estos procedimientos administrativos de nulidad y caducidad en su Título VI, de la mano del Reglamento de Ejecución, haciendo esta Ley en su disposición transitoria una especial referencia al apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas 17/2001, donde se establece la competencia de la OEPM por vía directa y por vía reconvencional a la jurisdicción civil.
A petición del interesado se puede iniciar un PROCEDIMIENTO DE NULIDAD ADMINISTRATIVA y declarar nulo un registro de marca, nombre comercial o marca internacional que designe a España, siempre y cuando concurra alguna de las causas de nulidad absoluta o de nulidad relativa. En este sentido, una vez finalizado el procedimiento y sea firme la declaración de nulidad del registro, se procederá a la cancelación de su inscripción en el Registro de Marcas.
Causas de la nulidad absoluta
Las causas de nulidad absoluta por las que se puede declarar nulo un registro de marca son:
a) Esté incurso en una prohibición absoluta de la Ley de Marcas 17/2001
- Signos cuya representación no permita determinar con claridad y precisión el objeto de la protección.
- Signos carentes de carácter distintivo.
- Signos genéricos, en cuanto constituyan la designación del género o especie de los productos o servicios a los que se destine la marca, y los signos compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la denominación necesaria o usual del producto o servicio de que se trate.
- Signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otras características de los productos o servicios.
- La forma u otra característica que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto.
- Signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- Signos que puedan inducir al público a error.
- Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidos por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro.
- Signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación de una obtención vegetal anterior registrada, cuando se solicite para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
- Signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización.
- Signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en el apartado anterior y que sean de interés público, salvo que exista autorización.
Otras causas de nulidad
b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
El plazo para solicitar una nulidad absoluta no prescribe, es decir, se podrá presentar en cualquier momento dada la naturaleza de los intereses que pretenden protegerse, tratando con ello de evitar que se mantengan registrados signos a los que no se debería haber otorgado nunca derechos de exclusiva o fueron solicitados de mala fe.
Las causas de nulidad relativa establecidas por las que se puede declarar nulo un registro se basan en la existencia de derechos prioritarios afectados, salvo expreso consentimiento del titular de los mismos, siempre que:
La marca registrada sea idéntica o similar a una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado y la marca posterior se hubiera registrado para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores, existiendo entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor.
Puntos a tener en cuenta sobre la nulidad
- La marca registrada sea idéntica o semejante a una marca o nombre comercial anterior renombrado. El acceso al registro del signo también está prohibido respecto de productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por dicha marca renombrada, si con el uso de la posterior, realizado sin justa causa, se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para el mencionado carácter distintivo o renombre.
- La marca se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.
- La marca consista en el nombre civil o en la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante.
- La marca consista en el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- La marca reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial (invenciones y diseños industriales).
- La marca se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, siempre que exista un uso o conocimiento notorio en el territorio nacional.
- Exista una solicitud anterior de denominación de origen o de indicación geográfica, sometida al Derecho nacional o de la Unión, siempre que sea finalmente registrada y la persona autorizada según tal normativa tenga derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
- Cuando la marca hubiera sido registrada por el agente comercial o representante en España del titular de dicha marca y no cuente con el consentimiento de éste.
Plazos y requisitos
El plazo para presentar una solicitud de nulidad relativa será de 5 años desde que el titular del signo anterior afectado hubiera conocido y tolerado el uso de la marca posterior, cuya nulidad se solicita.
Las marcas colectivas y de garantía presentan ciertas peculiaridades en relación con las marcas individuales. Por ello, si bien se pueden declarar nulas por las causas generales antes expuestas, también tienen reguladas una serie de causas específicas de nulidad que están directamente relacionadas con sus motivos de denegación en el procedimiento de registro.
En este caso las causas específicas de nulidad contempladas son:
- Que no cumplan con los requisitos regulados dentro del concepto de marca colectiva o de garantía.
- Que sus reglamentos de uso no cumplan con las normas que los regulan, así como cuando estos sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- Que puedan inducir a error al público sobre su carácter o significación, al poder dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de garantía, respectivamente.
No obstante, no se podrá declarar la nulidad si se procediera a la modificación del reglamento de uso subsanando cumpliendo de este modo con los requisitos causantes de nulidad.
Por otro lado, también será posible iniciar un PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD ADMINISTRATIVO, de un registro de marca, nombre comercial o marca internacional con efectos en España que, debido a circunstancias que se hayan producido de manera sobrevenida, con posterioridad al registro, pueda estar incurso en alguna de las causas contempladas en la Ley de Marcas.
Causas de caducidad administrativa
- Cuando la marca lleve más de cinco años registrada y no haya sido objeto de un uso efectivo, no existiendo una causa justificativa para la ausencia de uso.
En este sentido es importante tener en cuenta que las marcas deben ser objeto de un uso efectivo en el plazo de cinco años desde que el registro de la marca sea firme, debiendo poder acreditar que dicho uso cumple los factores de lugar, tiempo, alcance y naturaleza respecto de los productos y servicios para los que se pide la caducidad y para los cuales se encuentre registrada la marca. - Cuando la marca, se haya convertido en el comercio en la designación usual de un producto o de un servicio. Es lo que se entiende por vulgarización, dejando por tanto de cumplir con la función distintiva propia de las marcas no identificando el origen empresarial de los productos o servicios que distingue en el mercado.
- Cuando la marca pueda inducir a error al público consumidor, especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica, debido al uso engañoso que se haya realizado de la marca en el mercado.
El plazo para iniciar un procedimiento administrativo de caducidad marcario, no prescribe pudiéndose presentar en cualquier momento debido a la naturaleza de los intereses que se protegen, tratándose con este tipo de procedimiento de evitar que marcas que no se usan, resulten engañosas o se hayan vulgarizado continúen manteniendo sus derechos de uso exclusivo.
Con respecto a la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo de caducidad relativo a marcas colectivas y de garantía las causas específicas contempladas serían:
- Que su titular no haya adoptado medidas razonables para evitar un uso de la marca incompatible con el reglamento de uso.
- Que el uso realizado por personas autorizadas pueda inducir a error sobre el carácter o significación de la marca, al poder dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de garantía, respectivamente.
- Que se realice una modificación del reglamento de uso contraviniendo lo establecido en la Ley de Marcas para cada una de las modalidades de marca colectiva o de garantía.
- Cuando su titular desarrolle una actividad empresarial relacionada con los productos o servicios que se certifican bajo la marca de garantía.
Conclusión
Estos procedimientos se contemplan en la Ley 17/2001, de Marcas, y en su Reglamento de Ejecución, reemplazando las acciones directas en materia de nulidad y caducidad, que, hasta ahora, se venían interponiendo ante la jurisdicción civil.
Por lo que, en la actualidad, cualquier interesado en iniciar un procedimiento de nulidad y caducidad de marcas, nombres comerciales o marcas internacionales con efectos en España podrá hacerlo por la vía administrativa a partir del 14 de enero de 2023.
En ALVAMARK, afrontamos este nuevo reto ofreciendo asesoramiento y nuestros servicios en este sentido, así como en la protección y defensa de todo tipo de figuras de Propiedad Industrial.
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