Para detallar el enfoque que tiene que tener la estrategia legal a nivel marcario de una empresa, resulta fundamental decidir cuál va a ser la participación de la misma en el mercado digital, es decir, si plantea adentrarse y tener actividad en el mismo, o si por el contrario no se plantean participar ni vender bienes, productos o servicios virtuales, ya que en cada caso la estrategia será muy diferente.
Estrategias legales: Empresas que quieren participar en el Metaverso
Para todas aquellas empresas que decidan participar en el Metaverso, la estrategia recomendada tiene que ser similar a lo que ocurre en el mundo real, es decir, de cara a que pueda ser oponible frente a cualquier tercero que vulnere sus derechos, solicitar el registro de marca ante los organismos oficiales, reivindicando sus productos y/o servicios en todas aquellas clases que hagan referencia al espacio virtual.
En este orden de cosas y de acuerdo a la última edición de la Clasificación de Niza se deben considerar estas cuatro clases:
Clasificación Niza
- La clase 9ª: “Bienes virtuales descargables de uso en línea y en entornos virtuales en línea.”
- La clase 35ª: “Servicios de tienda minorista de bienes virtuales de uso en línea, incluyendo los servicios de venta al por menor en línea, relacionados con productos virtuales.”
- La clase 41: “Servicios de facilitación de un sitio web interactivo para servicios de juegos de realidad virtual; servicios de entretenimiento, específicamente para suministros de bienes virtuales no descargables en línea para su uso en entornos virtuales, servicios de entretenimiento, en concreto, servicios ofrecidos en entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar con fines recreativos, de ocio o de entretenimiento.”
- La clase 42ª: “Desarrollo de sistemas informáticos virtuales. Fichas no fungibles para su uso con tecnología de cadena de bloques; alojamiento de un sitio web en la comunidad virtual.”
Actualmente ya contamos con multitud de jurisprudencia, relacionada con el Metaverso donde las marcas solicitadas han sufrido una denegación provisional por errores en la descripción de la clasificación al incluir “artículos virtuales” en las clases donde no corresponden, habiendo ignorado la clasificación expuesta en líneas anteriores.
Algunos ejemplos de jurisprudencia son el caso de “TOMMY HILFIGER”, MUE núm. 18597898. Publicada con denegación provisional al incluir los bienes virtuales en las clases 3ª, 14ª y 16ª cuando únicamente deberían ir en la 9ª.
Algo similar le ocurrió “L’OREAL”, MUE, PUBLICADA con el número 18617569, bajo denegación provisional por falta de claridad, que sus productos virtuales en la clase 3ª cuando debían ir en la 9ª.
Estrategias legales: Empresas que no quieren participar en el Metaverso
Por otra parte, encontramos casos de empresas que optan por decisión empresarial de no participar en el Metaverso, al considerarlo un entorno plagado de lagunas e incertidumbre y que ha dado lugar a nuevas y sofisticadas maneras de vulnerar los derechos adquiridos de los titulares marcarios.
Por todo ello, debemos tener muy claro hasta qué punto los registros tradicionales de marcas son capaces de proteger a los titulares, frente a posibles infracciones ocurridas dentro del Metaverso, para ello tenemos dos posibles enfoques:
El primer enfoque del metaverso
Consiste en entender el Metaverso como una evolución de internet, que actúa como una potentísima red de comunicación telemática.
En dicho supuesto y de acuerdo al (art. 34.3 f) Ley de Marcas (LM). Derechos conferidos por la marca, el registro marcario tradicional debe brindar protección frente a cualquier uso no autorizado en internet, por lo que en este contexto se entiende que también se aplica a los artículos virtuales.
Desde ALVAMARK, nos ofrecemos a realizar un análisis de toda la cartera de marcas para comprobar el estado en el que se encuentra y valorar si fuera necesario solicitar un registro complementario de marca.
El segundo enfoque del metaverso
Está condicionado por considerar a los bienes virtuales únicamente como software descargable y no como productos y servicios reales, de esta manera, en base al (art. 34.2 a) LM Derechos conferidos por la marca, resulta muy difícil y casi imposible para el titular de derechos poder alegar que existe identidad de productos y servicios frente al software del agente infractor en el Metaverso, quedándole únicamente la posibilidad de alegar que existe riesgo de confusión por similitud (art34.2 b) LM y por aprovechamiento indebido al renombre de la marca (art.34.2 c) LM lo que no resulta nada sencillo de demostrar.
En este sentido, en los supuestos que la marca vulnerada goce de carácter renombrada, la ley en el (art. 8.1 c) LM y siempre que se cumplan con ciertos requisitos, dota a dicha marca de una protección reforzada gracias a la cual se elimina el principio de especialidad siempre y cuando:
“sin causa justa pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo del renombre de la marca…”
De igual forma queda previsto en el (art. 16.3 del ADPIC):
“…que pueda existir una conexión entre los productos y servicios amparados por el titular de la marca renombrada y el tercero infractor”.
En el cual existe un claro riesgo de confusión asociativa.
Estrategias legales: Marcas protegidas pero menos conocidas
Así las cosas, teniendo en cuenta que si ya resulta complejo resolver dichas vulneraciones frente a marcas renombradas, en los casos de infracción de marcas protegidas menos conocidas, el titular deberá hacer frente a situaciones y decisiones judiciales mucho más adversas dado que tendrá que demostrar la probabilidad de confusión o asociación real que existe y los tribunales podrían basarse en los canales de comercialización utilizados para desestimar el recurso, quedando los titulares de marcas especialmente desprotegidos frente a cualquier infracción realizada en el Metaverso.
Por todo ello, es de todo punto aconsejable a fin de adquirir herramientas de defensa frente a esta situación, solicitar el registro preventivo de las marcas para productos y servicios virtuales en las clases arriba mencionadas:
- Clase 9ª
- Clase 35ª
- Clase 41ª
- Clase 42ª
Asegurarse que el alcance de la protección se ha extendido al Metaverso. Sin embargo, ante estas medidas corremos el riesgo de que se nos aplique la causa de caducidad por falta de uso durante cinco años, descrita en el art. 39 LM, además de la incertidumbre de cómo ser capaz de detectar las infracciones que se van generando en dichos entornos.
Desde ALVAMARK Patentes y Marcas, contamos con una comprensión profunda de las posibles problemáticas legales a las que se pueden enfrentar los titulares de derechos registrales, con el fin de brindarles el mejor asesoramiento y solucionar sus problemáticas fruto de sus interacciones con estos mundos virtuales con nuestras estrategias legales.